Cintia Bernhardt, abogada de J&A Garrigues, S.L.P.
En los últimos años se han incrementado considerablemente las demandas entre empresas líderes en el sector de los dispositivos móviles inteligentes (smartphones), dando lugar a una multitud de litigios cruzados entre dichas compañías, que están decididas a defender y hacer valer sus derechos de propiedad industrial e intelectual (DPI) frente a sus competidores. Aunque los pleitos versan sobre diferentes tipos de DPI, son muy numerosos los que tienen por objeto patentes sujetas a los llamados “compromisos FRAND”. Ahora bien, ¿en qué consiste asumir un compromiso FRAND?
El ETSI (European Telecommunications Standards Institute) o Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones es el organismo de normalización o estandarización de la industria de las telecomunicaciones, cuyo objetivo principal es la elaboración, mantenimiento y actualización de normas técnicas a nivel europeo en los campos de las telecomunicaciones, tecnologías de la información y sistemas de radiodifusión y televisión.
La idea que subyace a la adopción de estándares en una industria en particular, en este caso la de las telecomunicaciones, es, en última instancia, la de favorecer a los consumidores al hacer posible que todos ellos, por ejemplo al comprar un Smartphone, se puedan beneficiar de las distintas tecnologías que están en manos de diferentes empresas competidoras.
Para ello el ETSI tiene que equilibrar los intereses de varios agentes intervinientes: los de los consumidores, que se verán favorecidos si adquieren un dispositivo que incorpore tecnologías desarrolladas por diferentes empresas; los de los titulares de las patentes interesados en rentabilizar sus inversiones en el desarrollo de sus tecnologías; y, finalmente, las del resto de empresas del sector, que se verán obligadas a incorporar a sus productos la tecnología adoptada como estándar, lo que obviamente implica la previa obtención de la correspondiente licencia sobre los derechos de patente de sus competidores.
En lógica consecuencia, el ETSI debe asegurarse de que los titulares de las patentes que sean necesarias para la utilización de un estándar, adopten el compromiso de que las correspondientes licencias sean concedidas en condiciones FRAND.
Por sus siglas en inglés FRAND significa “fair, reasonable, and non-discriminatory (terms)”, es decir condiciones justas, razonables y no discriminatorias. De esta forma, una empresa que emite una FRAND declaration, asume el compromiso, frente a un determinado organismo de estandarización, de conceder licencias a terceros en condiciones justas, razonables y no discriminatorias, sobre aquellos de sus derechos de patente que sean considerados esenciales para el desarrollo de productos de acuerdo con un estándar adoptado en una industria en particular, como es el caso de los smartphones.
La referencia a estos compromisos se recoge en las Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C11/01), que tienen por finalidad, entre otras cosas, orientar a las empresas para definir acuerdos que resulten compatibles con las normas de competencia.
En este sentido, las empresas miembros de ETSI que participen en la elaboración de un estándar en el campo de las telecomunicaciones, deben asumir básicamente dos compromisos:
1) Obligación ex ante, consistente en la divulgación de buena fe de los derechos de propiedad industrial que puedan resultar esenciales. Los miembros de un organismo de normalización deben asumir el compromiso de divulgar los derechos de propiedad industrial de los que sean titulares si éstos pueden ser esenciales para la implantación de un estándar en desarrollo. Este compromiso previo está dirigido a prevenir el llamado “Patent Ambush” por parte de las empresas titulares de derechos de patente, es decir la divulgación tardía de un derecho de propiedad industrial que pueda ser esencial en un estándar técnico, cuando el estándar ya se ha adoptado y la industria ha comenzado a desarrollar productos de acuerdo con las especificaciones de dicho estándar.
2) La obligación ex ante consistente en emitir una FRAND declaration (o asumir un compromiso FRAND). Para garantizar un acceso efectivo al estándar, es necesario que las entidades que estén interesadas en que sus derechos de propiedad industrial se incluyan en un estándar, se comprometan por escrito y de forma irrevocable a ofrecer licencias sobre tales derechos en condiciones justas, razonables y no discriminatorias a todos los terceros.
De esta forma, los compromisos FRAND persiguen impedir que los titulares de derechos de propiedad industrial impidan o dificulten la aplicación de un estándar denegando una licencia, exigiendo unos cánones desorbitados injustos o aplicando criterios discriminatorios. Se trata en definitiva de impedir cualquier abuso de la situación de dominio que se pudiera derivar de la inclusión en un estándar de derechos de patente de una entidad.
Pero para que esto realmente sea así es necesario que este compromiso se otorgue antes de la adopción de un estándar.
¿Quién determina si una licencia se ha otorgado en condiciones FRAND o no?
El organismo de normalización no está obligado a determinar si una licencia se ha concedido o no en condiciones FRAND. No obstante, las Directrices enumeran unos criterios orientadores a tener en cuenta para hacer esta evaluación, como son: a) la comparación entre los cánones de concesión de licencias aplicados en un entorno competitivo antes de la adopción del estándar, con los aplicados después de la adopción del mismo; b) la evaluación de un experto independiente sobre la importancia objetiva y fundamental de la pertinente cartera de derechos de propiedad industrial en estándar de que se trate c) la divulgación a priori de las condiciones de concesión de una licencia en el contexto del proceso concreto de fijación del estándar; d) los criterios aplicados al mismo derecho de propiedad industrial en otros estándares, etc. Evidentemente, en caso de conflicto sobre si las condiciones de licencia cumplen con los requisitos FRAND será necesario acudir al auxilio judicial, tal y como de hecho está ocurriendo.
Pero ¿qué debe entenderse por condiciones justas, razonables y no discriminatorias?
Las Directrices, que como decíamos no son vinculantes sino que sirven como guía de autoevaluación para que la empresas determinen si sus acuerdos son compatibles con las normas de competencia, no especifican suficientemente qué debe entenderse por condiciones justas razonables y no discriminatorias. No obstante, parece desprenderse únicamente que “justo” hace referencia a los términos de la licencia, “razonable” a los cánones cobrados por la licencia y “no discriminatorio” al tratamiento que debe darse a cada licenciante.
La llamada “Defensa FRAND”
Ante un procedimiento judicial por infracción de una patente que integre uno de estos estándares, y que esté sujeta a un compromiso FRAND, la defensa habitual es la de que la licencia ofertada por el titular de dicha patente no cumplía los requisitos de ser justa, razonable y no discriminatoria. Por ello y sin ninguna duda en este campo los juristas especializados en derecho de patentes tenemos un papel fundamental. En este sentido, resultan interesantes dos sentencias muy recientes en los que se aborda este tema. Una es la decisión adoptada por un Tribunal holandés el pasado 14 de octubre de 2011, en una demanda de medidas cautelares en la que Samsung alegaba la violación de unas patentes sujetas a un compromiso FRAND frente a Apple.
En primer lugar el Tribunal entiende que adquirir un compromiso FRAND no significa que se haya otorgado automáticamente una licencia. A mayor abundamiento, el Tribunal sostiene que el hecho de que una empresa haya adoptado un compromiso FRAND, no significa que deba aceptar cualquier oferta de licencia hecha por un tercero bajo cualesquiera condiciones. La licencia debe ser acordada tras una negociación entre las partes. De este modo, en primer lugar el tercero interesado en una licencia debe dirigirse al titular del derecho de patente y comunicarle que está interesado en adquirir una licencia y a partir de ahí el titular que previamente asumió el compromiso de otorgar licencias en términos FRAND, deberá hacer la correspondiente oferta al solicitante.
Lo que parece claro es que no le está prohibido a un titular que haya asumido un compromiso FRAND acudir a los tribunales cuando un tercero haya infringido sus derechos de propiedad industrial y ante el argumento de defensa de que la oferta de licencia no ha respetado tal compromiso, el Tribunal holandés estimó que efectivamente la oferta de licencia que había hecho la coreana no podía considerarse formulada en condiciones FRAND, puesto que los cánones que exigía eran, según el Juez, excesivamente altos para ser considerados razonables.
Por lo tanto, el Tribunal rechazó las peticiones de la demandante, considerando que una estimación de las mismas hubierasupuesto un abuso de derecho. Por otro lado, el Tribunal Regional de Mannheim (Alemania) en una Sentencia dictada el pasado 9 de diciembre de 2011, dio la razón a Motorola en un litigio promovido por dicha empresa, por una supuesta infracción de sus derechos de patente sujetos a un compromiso FRAND, frente a Apple. En este caso, el Tribunal rechazó la “defensa FRAND” esgrimida por Apple consistente en alegar que Motorola se había negado injustificadamente a aceptar su oferta de licencia.
Para ello el Tribunal se basó en el caso Orange-Book-Standard en el que el Bundesgerichtshof de Alemania, sostuvo que la acción de un demandado basada en una “defensa FRAND”, no puede prosperar a menos que se demuestre que éste ha intentado de forma proactiva obtener una licencia en condiciones FRAND. El Tribunal de Mannheim sostiene que únicamente si el titular de la patente sujeta a un compromiso FRAND se niega a conceder una licencia, a pesar de haber recibido una oferta, en el sentido antes expuesto, por parte de un tercero, el demandado podrá defenderse argumentando que podría haber una violación de las normas de competencia.
En este caso en particular, la defensa de Apple fracasó porque en la oferta/solicitud de licencia que le hizo a Motorola, Apple se reservaba el derecho a solicitar la nulidad de la patente de Motorola si esta última insistía en exigir una indemnización por daños y perjuicios derivados del uso que había llevado a cabo Apple de la tecnología patentada, antes de haber adquirido la licencia pertinente. Así las cosas, la sentencia considera que el rechazo de Motorola de la oferta de licencia hecha por Apple estaba justificado. Sin duda seremos testigos de un notable incremento del número de litigios en torno a las patentes que protegen las tecnologías de la información, consecuencia inevitable de los imparables avances tecnológicos y de los millonarios intereses económicos en juego.
